Kolumne „Patente für die Praxis“ 10. Aug 2022 Von Wasilis Koukounis Lesezeit: ca. 2 Minuten

Wie die rechtserhaltende Benutzung die eigene Marke schützt

Wenn eine Marke ihre Bedeutung für das Unternehmen verliert, droht die Löschung beim Patentamt. Mit diesen Tipps lässt sich das verhindern.

Maschinenbauer verdienen ihr Geld nicht nur mit reiner Hardware, sondern profitieren auch vom Aufbau wertvoller Marken. Zu deren Schutz müssen Unternehmen aber einiges beachten.
Foto: Rainer Weisflog

Nehmen wir an, der fiktive Werkzeugmaschinenhersteller Autom meldet die Marke „Matis“ für Fräsmaschinen an. Die Marke entwickelt sich zu einer erfolgreichen Produktreihe, die künstliche Intelligenz nutzt. Die Marke wird beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Warenklassen „Software, künstliche Intelligenz“ und für „Maschinen für Materialproduktion und Verarbeitung“ eingetragen. Bislang wurde die Software dafür hausintern programmiert. Nun verändert Autom sein Geschäftsmodell: Die Software wird künftig vom Unternehmen Soft programmiert und vertrieben, Autom verkauft nur noch die Werkzeugmaschinen. Was muss Autom in Bezug auf seine Marke „Matis“ beachten?

Marken droht die Löschung, wenn sie nicht in den vergangenen fünf Jahren genutzt wurden

Das Unternehmen sollte unbedingt die sogenannte rechtserhaltende Benutzung im Blick behalten. Wenn Autom keine Maßnahmen ergreift, droht die Löschung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt. Denn nun nutzt Autom die Marke Matis nicht mehr selbst für „Software, künstliche Intelligenz“. Marken müssen aber innerhalb der letzten fünf Jahre ernsthaft benutzt worden sein.

So wehren Ingenieure den Vorwurf einer Patentverletzung ab

Autom ist gut beraten, die Nutzungsrechte für Matis adäquat an Soft zu lizenzieren. Dabei ist es wichtig, dass Autom im Rahmen des Lizenzvertrags Soft zu einer Markenverwendung verpflichtet, da eine Lizenzierung ohne nachweisbare Markenverwendung nicht als rechtserhaltende Benutzung gilt.

So lässt sich eine Nutzung der Marke durch einen Lizenznehmer als rechtserhaltende Benutzung anerkennen. In dem Lizenzvertrag sollte vereinbart werden, dass Soft die Nachweise für die Markenbenutzung dokumentiert und über mehrere Jahre archiviert.

Als rechtserhaltende Benutzung einer Marke gilt deren branchenübliche Verwendung. Darunter sind Handlungen zu verstehen, die darauf abzielen, Marktanteile zu gewinnen. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht erforderlich.

Die eigenen Marken und Patente in Russland schützen

In unserem Beispiel kann die rechtserhaltende Nutzung so passieren: Auf der Verpackung von Matis und/oder auf einer Internetseite, auf der die Software zum Download angeboten wird, wird die Marke sehr gut sichtbar und im klaren Zusammenhang mit der angebotenen Software gezeigt. Auch könnten unter Benutzung des geschützten Kennzeichens Support, Schulungen und andere Serviceleistungen erbracht werden.

Die Dokumentation der rechtserhaltenden Nutzung ist wichtig

Autom sollte diese rechtserhaltende Benutzung gerichtsfest, möglichst lückenlos und über die Jahre hinweg dokumentieren. Aus den Nachweisen sollte schlüssig herzuleiten sein, dass das Produkt unter Verwendung der Marke zu einem bestimmten Zeitpunkt angeboten wurde. Die Nachweise sollten möglichst Abbildungen der Marke im Zusammenhang mit den angebotenen Produkten enthalten sowie das dazugehörige Datum. Als Nachweise geeignet sind etwa Werbematerialien, Produktverpackungen, Kataloge, archivierte Internetseiten sowie Rechnungen.

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